Sentencia N° 911 Político-Administrativa TSJ 2001: JOHNSON & JOHNSON y JANSSEN CILAG C.A. vs Ministerio de Industria y Comercio

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que se declara con lugar el recurso contencioso administrativo interpuesto por las abogadas de las empresas JOHNSON & JOHNSON y JANSSEN CILAG C.A. contra la Resolución Nº 095 del Ministerio de Industria y Comercio. La Sala argumentó que la confusión entre las marcas FREETOP y FENTROP no se verifica, ya que ambas marcas pertenecen a la misma empresa recurrente, lo que elimina el riesgo de confusión para el consumidor. Además, se determinó que el acto administrativo impugnado adolecía de un vicio de falso supuesto de hecho.

Previamente, debe esta Sala pronunciarse en relación al alegato formulado por la sustituta del Procurador General de la República, en el sentido de que en el caso de autos no hay materia sobre la cual decidir, en virtud de que ambas marcas, para la presente fecha, pertenecen a un mismo titular, a raíz de que el registro correspondiente a la marca FENTROP, fue cedido a la sociedad mercantil JOHNSON & JOHNSON, empresa recurrente. Ahora bien, se observa que tal como consta de la copia certificada emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual consignada en el acto de informes, efectivamente en fecha 30 de marzo de 2000, el registro correspondiente a la marca FENTROP fue cedido a la empresa recurrente, por lo cual podría afirmarse que con esta circunstancia, la presunta lesión que podría producirse a raíz de un posible registro de la marca FREETOP con relación a la marca registrada FENTROP, habría cesado, en virtud de que la titularidad de ambas marcas la tiene la empresa recurrente. En efecto, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, comprendido en los ordinales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, contempla uno de los supuestos de prohibición relativa, que impide el registro de los signos marcarios cuando se afecten derechos de terceros, por haber sido registrado o solicitado ya un signo igual o semejante para los mismos o análogos productos evitando de esta manera que se induzca al publico consumidor a confusión, supuesto de hecho que actualmente no se verifica, al haber cedido el tercero la titularidad de la marca registrada a la empresa recurrente. Sin embargo, visto el interés de la parte recurrente en que exista un pronunciamiento de este órgano jurisdiccional en cuanto al fondo de la presente causa, esto es, a la legalidad del acto recurrido, debe esta Sala entrar a pronunciarse acerca del mismo y a tal efecto observa: La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido delineando los diferentes elementos que han de tomarse en consideración para determinar si existe un parecido suficiente entre dos marcas, como para que resulte imposible legalmente la coexistencia de las mismas en el mercado. En efecto, se ha indicado lo siguiente: “...existen criterios tradicionalmente reconocidos por la doctrina como los más acertados para apreciar la semejanza entre marcas, cuya aplicación particular a cada caso amerita sin embargo, dos precisiones previas: primero, no se trata de ninguna manera de hacer una enumeración taxativa, toda vez que en cada caso deberá examinarse con los elementos concretos que, en criterio del juzgador, conduzcan a la solución justa del problema. Así por ejemplo, podrá atenderse a otros criterios novedosos que resultan de la dinámica misma que caracteriza esta materia en un ambiente de marcado cada vez más competitivo y especializado: v.gr. la actitud del consumidor hacia la clase o tipo de bien que pretende identificar la marca – si es de consumo masivo o no-, el tiempo de coexistencia entre las marcas en conflicto, si lo ha habido, etc.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por las abogadas IRENE DE SOLA LANDER y MARIA DEL ROSARIO QUINTERO, inscritas en el Inpreabogado bajos los Nros. 19.142 y 32.606, respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales de la empresa mercantil JOHNSON & JOHNSON, y de la empresa JANSSEN CILAG C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 095, de fecha 20 de enero de 1999, dictada por la entonces Directora General Sectorial del Ministerio de Industria y Comercio, actuando por delegación del entonces Ministro de Industria y Comercio, hoy Ministro de la Producción y el Comercio, la cual se ANULA. Se ORDENA al Ministro de Industria y Comercio, una vez verificado el cumplimiento de los extremos de ley, con prescidencia del que ha sido examinado en la presente decisión, proceder a la expedición de la marca “FREETOP”. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente administrativo. Cúmplase lo ordenado.