Sentencia N° 760 — Sala Político Administrativa del TSJ, 2 de octubre de 2025

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por Brooks Brothers Group, Inc. contra la Resolución Nro. MIPPCON/DM-N° 033 del 17 de abril de 2024, que negó el recurso jerárquico presentado contra la negativa de registro de la marca BROOKS BROTHERS. La decisión se fundamenta en la similitud fonética entre las marcas y la protección de los derechos de terceros, así como en la falta de motivación alegada por la parte recurrente, que fue desestimada por la Sala. Se confirma la legalidad del acto administrativo impugnado, manteniendo firme la negativa de registro.

En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY. respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación: a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor. b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente; c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas silabas idénticas, si el resto de las silabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión; d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial. Ratificando el criterio antes transcrito, esta Sala pasa a pronunciarse con respecto al caso concreto, en los siguientes términos: Es jurisprudencia de este Alto Tribunal que para que exista parecido fonético entre dos marcas comerciales suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que tal similitud resulte de la comparación que de conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos (sentencia de esta Sala del 6 de agosto de 1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de Venezuela S.A., ratificada en el fallo supra citado). Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor, por lo que, luego de efectuar un análisis de la estructura, así como la acentuación que debe tomarse en cuenta para establecer las diferencias entre las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso se observa (Sic). (Resaltado de esa Sala). De lo anterior se desprende que para juzgar la confundibilidad entre marcas, debe analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de éstos puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedarían protegidas aisladamente, por sí solas. como un derecho exclusivo de uso, pues el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado. Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor o la consumidora. Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos ‘BROOKS’ cuyo titular es la sociedad mercantil WOLVERINE WORLD WIDE INC, vs. ‘BROOKS BROTHERS’ solicitada por la sociedad mercantil BROOKS BROTHERS GROUP, INC, se evidencia una completa similitud fonética, lo que podría generar riesgo de error o confusión en el público consumidor, no solo por la confusión directa, sino también indirecta en la medida en que dicho publico podría pensar que los productos amparados por la marca ya registrada y los amparados por la marca solicitada, tienen el mismo origen empresarial. La prohibición de registrar una marca cuando los signos distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado o registrado, como es, en el caso que nos ocupa, tiene como finalidad brindar protección efectiva a los terceros que pudieran verse afectados, por lo que este Despacho desestima el alegato antes presentado y así se declara.

1.- SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por la apoderada judicial de la empresa estadounidense BROOKS BROTHERS GROUP, INC., contra la Resolución Nro. MIPPCON/DM-N° 033 del 17 de abril de 2024, dictada por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL, notificada mediante su publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial (BPI) Nro. 631 del 19 de junio de 2024, mediante la cual declaró sin lugar, el recurso jerárquico presentado en fecha 11 de diciembre de 2023, confirmando en todas y cada una de sus partes la Resolución Nro. 555 de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en las páginas 2 hasta la 4, en el Tomo II del Boletín de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) Nro. 625, del 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nro. 441, del 24 de octubre de 2007, que había negado la solicitud de Registro de la marca comercial BROOKS BROTHERS (relacionada con vestidos, calzados y sombrería), inscripción Nro. 2006/004667, en su clase 25 internacional.