La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió a favor de la sociedad mercantil F. Hoffmann-La Roche AG, declarando con lugar la demanda de nulidad contra la Resolución DM/Nro. 063-14 del 21 de agosto de 2014, emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. La resolución impugnada había declarado sin lugar un recurso jerárquico relacionado con la solicitud de registro de la marca 'ROCHE'. La Sala determinó que la Administración incurrió en un vicio de falso supuesto al no considerar la cesión de derechos sobre la marca, lo que afectó la validez de la decisión administrativa. En consecuencia, se ordenó la anulación del acto administrativo y se instruyó al Registro de la Propiedad Industrial a emitir un nuevo acto administrativo considerando las observaciones realizadas en el fallo.
Extracto de la motiva
En cuanto a la registrabilidad de la marca, aduce el Registrador de la Propiedad Industrial, en la Resolución N° 691 de fecha 19 de septiembre de 2013, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 540, de fecha 07 de octubre de 2013, Tomo XV, que “al realizar nuevamente el examen de registrabilidad evidencia que la marca ROCHE inscrita bajo el No. 2004-001848 para distinguir: ‘impresos; material de instrucción y de enseñanza para la investigación y en el campo de los asuntos científicos, médicos, veterinarios y de laboratorio técnico; archivos de datos’ solicitada en la clase 16 Internacional, no puede coexistir pacíficamente en el mercado con la marca ROCHE, registrada bajo el número F- 063170 de fecha 23 de noviembre de 1970, clase 38 nacional que distingue: ‘reportes fptp-médicos y revistas’, ya que se encuentra incursa en la disposición prohibitiva del artículo 33, numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela por tal motivo NIEGA la solicitud de registro (…) este Despacho puede evidenciar una gran semejanza entre dichos signos, siendo que las semejanzas existentes entre ellos son mas resaltantes que las diferencias, por lo que se puede inducir a confusión al público consumidor, esto como consecuencia de que el signo solicitado reproduce al signo registrado obteniendo un parecido fonético considerable. De no tener la marca un carácter distintivo, la misma puede tender a confundirse con otros productos o servicios ofrecidos por marcas similares, independientemente de la clasificación que se trate. Es menester destacar (…) que la marca comercial no es más que una forma de diferenciar a la empresa o a la mercancía que la empresa comercializa o produce, por lo que dicha forma de distinción, para poder tener protección registral debe ser novedosa, es decir, distinta de las ya usadas. En tal sentido, se deben considerar que las normas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, son de orden público, de la misma de deduce que su protección va dirigida más que a intereses individuales a un interés público, como es el de evitar que la masa de consumidores pueda ser inducida a error o equivocación por el parecido entre marcas comerciales que compiten en el mercado. Ahora bien, (…) por lo tanto la marca comercial solicitada no reúne los caracteres de novedad y originalidad necesarios para la concesión de un nuevo registro.
Dispositiva
1.- CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por la abogada Marisol Briceño Febres-Cordero, actuando en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, contra la Resolución identificada con el alfanumérico DM/Nro. 063-14 del 21 de agosto de 2014, dictada por el entonces MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO. 2.- Se ANULA el acto administrativo impugnado. 3.- Se ORDENA al Registro de la Propiedad Intelectual emitir nuevo acto administrativo, ante la solicitud de registro del signo 'ROCHE (etiqueta)', inscrita bajo el número 2004-001848, Clase 16 Internacional presentada en fecha 17 de noviembre de 2009, para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo.