Sentencia N° 605 — Sala Político Administrativa del TSJ, 12 de mayo de 2009

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de nulidad interpuesto por MONTRES ROLEX S.A. contra el silencio tácito del Ministro de Industria y Comercio respecto a la solicitud de cancelación del registro de la denominación comercial 'ROLEX' otorgado a Fábrica de Calzado Rolex C.A. La Sala determinó que la falta de notificación a la parte demandada limitó sus derechos, constituyendo una violación al debido proceso. En consecuencia, se anuló el procedimiento y se ordenó reponer la causa al estado de iniciar la relación, garantizando así el derecho a la defensa de las partes involucradas.

Que resultaba evidente que la sociedad mercantil Montres Rolex S.A. fue quien le dio renombre a la marca “ROLEX” con las cualidades propias de la mercancía que ésta comercializa, razón por la cual, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, debía ser dicha marca objeto de protección a favor de la prenombrada sociedad mercantil y, en consecuencia, declarada procedente la solicitud de cancelación. Que la sociedad mercantil Montres Rolex S.A. recurrió a los medios de impugnación que le disponía el ordenamiento jurídico vigente, para invalidar el registro de la denominación comercial “ROLEX” que había sido otorgado a la sociedad mercantil Fábrica de Calzados Rolex C.A.; Que de conformidad con el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial las marcas notorias gozan de protección jurídica, en tanto que “no puede ser adoptada o registrada una marca por quien no sea el que originalmente le haya dado tal notoriedad”, y que ello tiene su razón de ser a fin de proteger por una parte “a la colectividad susceptible de ser engañada” y, por la otra, para “evitar una competencia desleal conforme a la cual, quien ha labrado tal renombre vea cercenados sus esfuerzos de muchos años atrás, lo que constituiría evidentemente un despojo, ya que, una creación intelectual como lo es una marca, se hace propiedad de la persona por el hecho mismo de la creación.

1.- ANULA el procedimiento a partir del auto que fijó el comienzo de la relación de la causa. 2.- REPONE la causa al estado de que se inicie la relación, de conformidad con los apartes sexto y séptimo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que comenzará una vez que conste en autos la notificación de la sociedad mercantil Fábrica de Calzado Rolex C.A. 3.- ORDENA notificar a las sociedades mercantiles Fábrica de Calzado Rolex C.A. y Montres Rolex S.A., y a las ciudadanas Fiscala General de la República y Procuradora General de la República. 4.- ORDENA oficiar al Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, a los fines de que informe respecto de la vigencia de la denominación comercial 'ROLEX', otorgada a la sociedad mercantil Fábrica de Calzado Rolex C.A., bajo el N° 9335-D del 26 de enero de 1972, Clase Nacional 50 DC.