Sentencia N° 160 — Sala Político Administrativa del TSJ, 7 de febrero de 2018

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la República contra la sentencia Nro. 2017-00232, que había declarado con lugar la demanda de nulidad presentada por WHIRLPOOL, S.A. contra la Resolución Nro. 448 del SAPI, que negó el registro de la marca 'COMPRA CIERTA'. La Corte concluye que el signo no es descriptivo de los productos que pretende distinguir y, por lo tanto, es registrable. Se confirma la decisión de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

la Administración se limitó a indicar en el encabezado de la Resolución recurrida que, conforme a lo dispuesto en el ordinal 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial corresponde negar, entre otras, la marca solicitada por [su] representada, correspondiente a la solicitud Nº 2012-023607, señalando ‘que el signo solicitado resulta descriptivo de la cualidad y calidad de los productos para los cuales requiere protección’... enunciado que en su opinión “es completamente insuficiente para comprender el por qué de la negativa a conceder la marca solicitada por [su] representada” (sic) (agregados de la Sala, subrayado del escrito). Sostuvieron que al “concatenar dicha disposición prohibitiva con la enunciación de la simple afirmación, según la cual COMPRA CIERTA (etiqueta) es descriptiva de la ‘cualidad’ de los productos que pretende proteger, a [su] representada sólo le queda suponer que para dicho decisor esa solicitud de marca indica ‘el género, la especie, la naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos’, pero sin poder conocer con certeza la razón legal de la prohibición, pues no se explana ningún tipo de explicación o alegación” (sic) (agregado de la Sala). Destacaron que “la valoración de una marca para determinar su incursión en alguna de las causales de irregistrabilidad debe hacerse en conjunción con los productos y/o servicios que aspira a identificar. Así la marca de [su] representada, distingue: ‘Secadoras, microondas (Productos nacionales y/o extranjeros)’…” (sic) (agregado de la Sala). Indicaron que la marca cuyo registro solicitaron “es un signo complejo mixto, es decir, constituido por un elemento denominativo (dos palabras -COMPRA CIERTA-), escritas con una letra especial, en mayúsculas y dos colores (Azul -COMPRA- y Verde -CIERTA-) más un componente gráfico representado por un diseño especial y fantasioso, que consiste en una figura humana, con los dos brazos levantados y las piernas igualmente abiertas, con la particularidad que la cabeza se encuentra separada del cuerpo” (sic) (subrayado del escrito). Afirmaron que si bien “el conjunto descrito solicitado, no es un signo de fantasía desprovisto de significado alguno, su contenido ideológico en todo caso sería ‘laudatorio’, sugestivo o evocativo de una ‘cualidad’ de alguna actividad con los productos que distingue, pero al no designarlos en su esencia o en una cualidad que les es esencial o primaria, es completamente registrable como marca”, así como también que el signo cuyo registro solicitaron “suministra a los consumidores algún tipo de ‘información’, pero no apunta a los productos que identifica ni en su esencia, ni en una cualidad accidental, ni en algún elemento secundario. No comunica a quien oiga o vea ese signo una idea clara, inmediata y directa, con referencia a esos productos que identifica” (sic). Señalaron que el aludido signo “no conduce a los consumidores a las ‘secadoras o microondas’ que aspira (…) distinguir. En consecuencia, esta expresión es una designación perfectamente registrable como marca. El público consumidor de este tipo de productos al visualizar el signo COMPRA CIERTA (etiqueta), ni realizando un intenso ejercicio de su imaginación podrá llegar a tales bienes con sólo apreciar el signo”. Sostuvieron que no se “está lesionando ni violando derecho de terceros al tratar de registrar ese signo como marca. Tampoco está haciendo algún tipo de uso ilícito de una marca. Simplemente ha creado un signo que reúne las condiciones legalmente exigidas para acceder a su registro”. Destacaron que el Servicio accionado otorgó el registro de una serie de marcas para distinguir productos, servicios y actividades comerciales de variada naturaleza en las diferentes clases del descriptor internacional, las “cuales incluyen términos o expresiones ‘descriptivos’ o ‘laudatorios’ y sin embargo, se consideraron perfectamente registrables a la luz de la Ley aplicable”. Aseveraron que el signo cuyo registro solicitó su mandante “al igual que las marcas registradas indicadas (…) reúne las condiciones establecidas en el artículo 27 de la [Ley de Propiedad Industrial] que establece la definición legal de marca en virtud de lo cual posee aptitud distintiva suficiente para identificar los productos que pretende proteger, incluidos dentro de la clase 11 [Internacional] (equivalente a la clase 21 del Clasificador local) y no está incurso en la causal de irregistrabilidad del ordinal 9º del artículo 33 [del mencionado cuerpo normativo]. En consecuencia, es registrable de conformidad con la Ley…” (sic) (agregados de la Sala). Denunciaron que el acto administrativo recurrido adolece del vicio de falso supuesto de derecho, por cuanto se estimó que la solicitud de registro efectuada por su mandante incurría en la causal de negativa de registro contenida en el ordinal 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, siendo que “a la solicitud de marca para COMPRA CIERTA (etiqueta) no se le puede imputar la consecuencia jurídica de esa (…) normativa (la negativa de registro de esa solicitud de marca), ya que el supuesto de hecho de esa norma no se ha configurado en el presente caso. (…) no es una locución que ha pasado al uso general (…) ni se trata de una expresión que indique el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos que pretende distinguir” (sic). En ese sentido destacaron que “COMPRA CIERTA (etiqueta) (…) es una expresión sugestiva o evocativa y/o laudatoria porque pudiera exaltar una bondad de los productos que distingue, lo cual no la hace irregistrable. En otros términos es apta para su registro como marca. Esa combinación de palabras (…) si bien ofrece algún tipo de información o bondad de los productos distinguidos, no los apunta en su ‘esencia’, ni en una cualidad primaria, no los ‘designa’. Tan sólo es un indicativo de elementos secundarios, marginales o periféricos de los mismos, pero los consumidores tendrían que hacer un intenso esfuerzo intelectual para llegar a identificar esos bienes. La asociación no es inmediata ni directa. (…) posee la ‘novedad’ exigida legalmente, pues se trata de una expresión original con respecto a los productos que aspira a proteger (…) tiene aptitud distintiva suficiente para acceder a su registro (…), a saber: es una combinación de palabras original, con un elemento gráfico novedoso para individualizar productos incluidos en la clase 11 Internacional (equivalente a la clase 21 Nacional)”. Insistieron que la Resolución impugnada refiere “un ‘hecho’ inexistente por lo tanto, no es viable aplicar la consecuencia jurídica de la denegación del registro de esa inscripción Nº 2012-023607, correspondiente a COMPRA CIERTA (etiqueta)”, pues en su criterio quedó demostrado que el aludido signo “no es descriptiv[o], de los productos que aspira a proteger en el presente caso bajo la solicitud negada de oficio Nº 2012-023607, por lo tanto, es absolutamente viable su registro. (…) [con lo cual se] vulneraron los principios de confianza legítima (…) y por ende la seguridad jurídica, ya que un funcionario aplicó consecuencias jurídicas distintas aun cuando concurrían dos supuestos de hecho similares (…), que no existe fundamento de Derecho para que la solicitud Nº 2012-023607 correspondiente a la marca COMPRA CIERTA (etiqueta) en clase 11 [Internacional], haya sido negada puesto que no concurren respecto de ella ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial” (sic) (agregados de la Sala). Finalmente, solicitaron que se declare la “nulidad absoluta” de la Resolución Nro. 448 dictada por

1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido contra la sentencia Nro. 2017-00232 del 21 de marzo de 2017, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró con lugar la demanda de nulidad interpuesta por las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil WHIRLPOOL, S.A., contra la Resolución Nro. 448 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI) en fecha 2 de noviembre de 2015 y publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual Nro. 559 del 5 de noviembre de 2015, relativa al signo 'COMPRA CIERTA'. 2.- Se CONFIRMA el fallo impugnado.